토토사이트안전과 바른 대응法 106.

안녕하세요. 법무법인(유한) 바른 토토사이트의약팀 정영훈 변호사/변리사입니다. 지난 컬럼에 이어, 침해 혐의자의 사용상표에 상표권자의 등록상표를 구성하는 부분들 중 일부가 동일하거나 유사하게 들어 있는 경우 상표권 침해가 성립할 수 있는지 여부에 관하여 살펴보고자 합니다.
원고는 아래 등록상표(이하 ‘원고 등록상표’라 합니다)의 상표권자입니다.

피고는 아래 상표(이하 ‘피고 사용상표’라 합니다)를 사용하여 프랜차이즈 식당업 등을 영위하는 회사입니다.

이러한 사안에서원고는, 원고 등록상표 중 ‘올리브치킨’ 부분은 식별력이 있고, 피고가 원고 등록상표와 유사한 피고 사용상표를 사용하여 원고의 상표권을 침해하였다고 주장하였습니다.
피고 사용상표는 원고 등록상표와 유사한가요? 피고 사용상표와 원고 등록상표 모두에 “올리브치킨”이라는 단어가 들어 있는데, 만일 그 겹치는 단어 “올리브치킨”가 일반 수요자의 눈에 잘 띄는 부분, 즉 요부(要部)라면, 두 상표가 서로 유사하다고 할 수 있습니다.
그런데 식별력이 없거나 미약한 단어(부분)는 요부가 되기 어렵고, 위 사안에서는 원고 등록상표의 “올리브치킨” 부분이 사용에 의한 식별력을 취득하여 요부인지 여부가 쟁점이었습니다.
특허법원은 아래의 이유를 들어, 원고 등록상표 중 “올리브치킨” 부분이 요부가 아니라고 보았고, 이에 따라 피고가 원고의 상표권을 침해하지 않았다고 판단하였습니다[특허법원 2024. 4. 18. 선고 2023나10181 판결(확정)].
(1) ‘올리브치킨’은 올리브를 사용한 닭고기 요리를 직접적으로 표시하는 것이다.
(2) 원고는 ‘올리브치킨’만을 단독으로 사용하지 않고, 상호 중 일부인 ‘OOO’ 또는 ‘황금’과 결합하거나 이와 함께 사용하였다.
(3) 시중에서 올리브를 사용한 치킨 요리가 ‘올리브치킨’ 또는 ‘올리브’와 ‘치킨’이 포함되어 있는 상품명으로 판매되고 있다. ‘올리브치킨’을 간장치킨, 양념치킨 등과 같이 치킨 요리의 한 종류로 분류한 서적이 존재한다.
(4) 피고가 제출한 조사 보고서에 따르면 “귀하께서는 ‘올리브치킨’이라고 하면 다음 중 어떻게 인식되시는지요?”라는 질문에 59%가 “‘올리브를 재료로 사용한 치킨’이라는 생각이 든다”를 선택하였다.
이와 같이 타인의 사용상표에 상표권자의 등록상표에 포함된 어느 구성부분과 동일하거나 유사한 단어가 포함되어 있는 경우, 상표권자는 상표권 침해를 입증하기 위해 그 단어가 등록상표의 ‘요부’임을 입증해야 하고, 위 타인은 그 단어가 요부임을 부정하기 위해 다양한 전략을 세워야 합니다.
이 과정에서 수요자 설문 조사 결과가 증거로 제출되기도 합니다. 상표 관련 소송(상표권침해소송, 부정경쟁행위금지등청구소송)에서 수요자 설문 조사 결과가 증거로 제출되는 경우가 최근들어 더욱 늘어난 것 같은데, 증거가치가 높은 수요자 설문 조사 결과를 확보하기 위해서는 법률 전문가의 조력을 받아 설문 방식, 질문 내용 등을 설득력 있게 정해야 합니다.
상표의 유사 여부는 ‘대부분’의 상표 관련 소송에서 문제되는 중요 쟁점입니다. 이에 관하여 올바른 판단을 하기 위해서는 지식재산권에 관한 법률 전체를 조망할 수 있는 전문가의 도움을 받으시는 것이 좋습니다.
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