안녕하세요. 법무법인(유한) 바른 토토사이트의약팀 정영훈 변호사/변리사입니다. 오늘은 제가 수행한 사건을 간략히 살펴보고자 합니다. 상표권침해소송에서 빈번하게 문제 되는 상표의 유사 여부에 관하여 생각해보기 좋은 사건입니다. 

원고는 2019. 11. 11. 식당체인업을 지정서비스업으로 한 상표(이하 ‘원고 상표’)를 출원하였고, 2021. 1. 19. 이에 대한 상표등록을 받았습니다. 한편 피고는 원고 상표의 존재를 전혀 인지하지 못한 상태에서 2020. 1. 상표 ‘우리할매떡볶이’ 등(이하 ‘피고 상표’)을 사용하는 제1호 가맹점을 오픈한 것을 시작으로, 현재 전국에 매우 많은 가맹점을 보유하고 있습니다.

그런데 원고가 2023년에 피고를 상대로 ‘원고 상표권의 침해’를 주장하며, 피고 상표의 사용금지 및 거액의 손해배상을 구하는 소를 제기하였습니다. 원고 주장의 요지는 피고 상표에 원고 상표의 문자 부분 ‘우리할매’가 들어 있으니, 피고 상표가 원고 상표와 유사하고, 따라서 피고가 원고 상표권을 침해하였다는 것입니다. 과연 그럴까요?

저는 피고를 대리하였는데, 서울중앙지방법원은 2024. 1. 19. 피고 상표가 원고 상표와 비유사하다고 판단하고, 원고의 모든 청구를 기각했습니다(서울중앙지방법원 2024. 1. 19. 선고 2023가합47495 판결). 이에 대해 원고가 항소하였으나, 특허법원도 2024. 12. 19. 원고의 모든 청구를 기각하였습니다(특허법원 2024. 12. 19. 선고 2024나10256 판결). 그리고 이 특허법원 판결은 ‘확정’되었습니다.

원고 상표는 ‘우리할매’라는 문자만으로 구성된 상표가 아닙니다. 이 사건의 핵심 쟁점은 원고 상표에서 문자 부분 ‘우리할매’가 독립적으로 상표(상품출처표시)로 기능하는지 여부, 다시 말해 ‘우리할매’가 원고 상표의 요부인지 여부입니다. 상표의 ‘요부(要部)’라 함은 상표의 구성 부분 중 일반 수요자의 주목을 끄는 부분, 즉 식별력이 강한 부분을 의미합니다. 만일 원고 상표에서 문자 부분 ‘우리할매’가 요부라면, 또한 비슷한 이유로 피고 상표에서도 문자 부분 ‘우리할매’가 요부라면, ‘피고 상표가 원고 상표와 유사하다’는 판단을 받을 가능성이 높을 것입니다.

관련 상표출원에서 특허청이 ‘우리’, ‘할매’ 각각은 식별력이 약하지만, 그렇다고 ‘우리할매’도 식별력이 약하다고 단정할 수 없다는 판단을 한 상황에서, 원고가 소를 제기하였지만, 저는 ‘우리할매’도 식당체인업, 요식업에 관하여 식별력이 없거나 미약한 근거를 방대하게 제시하였고, 이에 따라 1심과 항소심 모두 원고 상표의 문자 부분 ‘우리할매’가 독립적으로 상표로 기능하지 않는다고 일관되게 판단하였습니다.

결국 원고 상표와 피고 상표 모두 ‘우리할매’ 부분을 중심으로 판단하여서는 아니 되고 전체적으로 대비하여야만 하는데, 그렇다면 피고 상표는 원고 상표와 비유사한 것이고, 이것이 법원의 일관된 판단이었던 것입니다.

만일 원고 상표가 문자 ‘우리할매’로만 이루어진 상표라면 결과가 달라졌을까요? 이 경우에도 설명드릴 사항이 많지만, 이는 지면 관계상 생략합니다.

상표의 유사 여부는 대부분 상표권침해소송에서 문제 되는 중요한 쟁점이고 이에 대한 법리도 충분히 집적되어 있으나, 개별 사안에서 이에 대해 판단하는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 실제로 동일한 두 비교대상 상표의 유사 여부에 대한 판단이 그 판단 주체마다 다를 수 있는데, 이는 상표의 유사 여부에 대한 판단이 어려운 판단임을 방증합니다. 상표 등 지식재산에 관한 분쟁을 올바르게 해결하기 위해서는 지식재산권에 관한 법률 전체를 조망할 수 있는 전문가의 도움을 받으시는 것이 좋습니다.